[IP NEWS=김정훈 미국변호사(이버드 특허법인)] 지난 2011년 미 의회는 발명법(AIA) 개정을 통해, ‘당사자계 특허 무효심판’(Inter Partes Review·IPR)을 도입했다. 특허 품질을 제고하고 불필요한 소송 비용을 절감하는 효율적 간소화 특허 시스템을 구축하기 위해서였다.

이에 따르면, 특허권자가 아닌 자는 누구든 §102(신규성) 또는 §103(비자명성)에 근거, 서면 선행기술(patents or printed publications)을 바탕으로 특허 청구항에 대해 IPR 을 청구할 수 있게 된 것이다.

그러면, 미 특허청장은 해당 청구를 검토, 쟁점 청구항 중 적어도 1항에 대해 청구인이 승소할 합리적 개연성(reasonable likelihood)이 있다고 판단하지 않는 한, IPR의 개시(institution) 를 승인할 수 없다.

그러나, 미 특허청(USPTO)은 설령 합리적 개연성이 인정되는 경우라 할지라도, IPR 개시를 거절할 수 있는 재량권(discretionary denial)을 갖는다고 결정해 왔다.

USPTO는 지난 2022년 6월, 당시 공식 지침(Vidal Memo)를 통해 IPR을 청구한 특허가 연방 지방법원에서 소송 계류 중인 경우, 재량적 기각 기준을 구체화했다. 이른바 ‘재량판단 기준’(Fintiv Factor)이다. 즉, (1)IPR 청구로 법원이 소송 중지(stay) 를 명령했거나, 소송 중지를 명령할 증거의 존재 여부, (2)병행 소송의 공판(trial) 기일과IPR 최종 심결일(Final Written Decision, FWD) 간의 근접 정도, (3)법원과 당사자들이 병행 소송에 투입한 투자(investment) 의 상당 정도 등을 포함한다.

Vidal Memo는 특히 (1)IPR 청구가 특허 무효에 대한 설득력 있는 본안(compelling merits) 을 제시하거나, (2)ITC에서 병행해 절차를 진행 중인 경우, (3)청구인이 IPR 청구에 포함된 것과 동일한 특허 무효사유를 병행 소송에서 주장하지 않기로 서약(Sotera stipulation) 하는 경우에는 재량적 기각 결정을 내리지 않도록 했다.

그러나 USPTO는 지난 2월 Vidal Memo를 폐지했다. 이어 3월에는 Boalick Memo를 통해 새로운 특허심판원(Patent Trial Appeal Board·PTAB) 실무 지침을 발표했다. 주목할 점은 이 새 지침이 Vidal Memo와 정반대의 기조를 취하고 있다는 것이다.

구체적으로, (1)ITC에서 병행 절차가 진행 중이더라도 Fintiv Factor를 종합 고려해 재량적 기각 결정할 수 있고, (2)Sotera stipulation을 제출하더라도 여전히 제반 상황을 고려해 재량적 기각 결정이 가능하며, (3)종합적 Fintiv Factor 분석에서 설득력 있는 본안 그 자체만으로는IPR 개시 결정에 결정적이지 않다는 점을 명확히 했다.

이러한 일련의 변화와 함께, 지난 6월 ‘아이리듬 테크 vs. 웰치 알린 사건’에서 확립된 기대 법리의 등장은 주목할 만 하다. 이 사건에서 PTAB은 (1)지방법원의 공판일과 IPR 최종 심결일 사이에 시간적 여유가 있었고, (2)병행 소송에 투입한 투자도 크지 않았으며, (3)특허 무효에 대한 설득력 있는 본안을 제시했었음에도 불구하고, IPR 개시를 거절했다.

그 이유는 쟁점 청구항이 지난 2012년부터 장기간 유효하게 존속해 왔고, 청구인은 적어도 2013년 자신의 특허 심사 중 정보공개서(IDS) 에 해당 특허를 기재한 시점부터 그 존재를 인지했음에도 불구하고 수년이 지난 후 에야 IPR을 청구했다는 점 때문였다.

PTAB은 이를 근거로 특허권자의 확립된 기대를 침해할 수 없다고 판단했다. 이후 2023년 Dabico 사건에서도 PTAB은 쟁점 특허의 유효기간이 길수록, 특허권자의 확립된 기대는 더욱 확고한 것으로 간주한다는 입장을 재확인했다.

지난 8월 미 특허법률지 더 패이턴트 로이어(The Patent Lawyer) 분석에 따르면, 아이리듬 사건 결정 이후, 등록된 지 6년 이상 경과 특허에 대한 IPR 청구의 81%가 재량적 기각 결정된 것으로 나타났다. 이러한 정책 변화로 인해 IPR 개시율은 급락하고 있다.

지난 2022년부터 작년까지 평균 67% 수준이었던 개시율은, 지난 10월 현재 50% 수준으로 감소했다. 특히 지난 10월 발표된 미 특허청의 신규 운영 가이드라인(Squires Memo) 이후 청구된 34건의 IPR은 전건이 재량적 기각 결정됐다. 존 스콰어스 미 특허청장은 해당 메모를 통해 IPR과 전면무효심판(PGR) 개시 결정 권한을 PTAB 패널로부터 환수, 특허청장이 직접 행사하겠다고 고지했다.

미 특허청은 이것이 지난 3월 PTAB 운영지침(Workload Management Memo)에 명시된 절차에 따른 것이며, IPR 개시에 대한 일관성과 법적 요건 준수를 제고하기 위한 것이라고 밝혔다. 하지만, 업계에서는 이를 사실상 IPR 개시를 구조적으로 제한하는 조치로 받아들이고 있다.

우리 기업, 전략적 대응 필요

▲김정훈 미국변호사 [자료: 이버드 특허법인]
정리하면, 최근 미 특허청의 IPR 정책 변화는 (1)재량적 기각 결정의 전면적 확대, (2)장기 존속 특허에 대한 확립된 기대 보호, (3)IPR 개시 제한의 명문 규정화로 요약된다. 이는 특허 안정성 제고라는 명분 아래, IPR 개시 문턱을 상당한 수준으로 높인 것으로, 미국에서 특허침해 피소에 자주 노출되는 우리 기업에게 기존 방식을 넘어선, 아래와 같은 전략적 대응이 요구된다.

첫째, 경쟁사 특허를 상시 모니터해, 무효화가 필요한 특허는 등록 시점으로부터 6년이 경과하기 전에 신속히 IPR을 청구할 필요가 있다. 다만, 시기를 놓쳤더라도 심사과정의 명백한 오류를 지적하거나, 해당 특허의 상용화 이력 부재 등을 입증해 특허권자의 확립된 기대를 반박할 수 있는 정교한 법리 개발이 가능하다면 IPR 개시를 이끌어 낼수는 있다.

둘째, 최근 미 특허청은 특허 무효판단을 1회로 종결(one-and-done) 짓겠다는 목표를 분명히 했다. 따라서, 선행기술의 강도, 예산, 그리고 침해 소송에서의 방어 논리를 종합적으로 고려, 무효화의 주 무대를PTAB으로 할지, 지방법원으로 할지 신중히 택일해야 한다.

결국, 변화된 환경에서 우리 기업의 대응 전략의 핵심은 선제적 모니터링과 전략적 유연성에 있다. 단순히 특허침해 피소 후 대응하는 차원을 넘어, IPR과 법원 소송을 아우르는 입체적인 특허 무효전략을 설계할 수 있는 역량을 배양할 시점이다.
[IP전략연구소 (kdong@boannews.com)]

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