“연방법원 ‘판례’를 중심으로 미 특허법을 살펴보는 건, 이 나라 특허제도를 현실감 있고 입체적으로 이해하는 데 큰 도움 됩니다.”

최근 ‘미국 특허법 판례로 읽는 핵심 쟁점’이란 신간(306패튼랩 刊)을 내놓은 김정훈 미국 변호사(54·이버드 특허법인)는, ‘판례’의 중요성을 이같이 강조했다.


[자료: 이버드 특허법인]
김 변호사는 “미 변호사 자격 취득에 앞서, 이미 지난 20여년간 공공기관과 일선 기업에서 특허 실무를 수행해 왔다”며 “그 과정에서 미 특허법 판례의 중요성을 깨닫고 접하려 노력했지만 쉽지 않았다”고 말했다.

해당 판례를 찾는 것도 어려웠지만, 안그래도 복잡한 기술적 잇슈가 현지 판사들의 난해한 법률 용어와 문장으로 범벅이 된 특허소송 판례문을 읽고 소화하기란 여간 힘든 작업이 아녔다. 바로 이같은 개인적 고충과 필요가, 이 책을 쓰게 된 계기가 됐단 게 김 변호사 설명이다.

책은 총 70개의 미 특허법 최신 판례가 집대성돼 있다. 연방법원의 수많은 특허소송 판례 중, ‘특허의 실체적 요건’이 주로 실렸다. 예컨대, ‘발명의 신규성’(novelty)을 설명하기 위해, 김 변호사는 지난 2018년 연방법원이 판결한 ‘메드트로닉사와 배리사’간 사건(p.58)을 소환한다. 선행기술의 내재성(Inherency)을 위한 챕터에선, 지난 2023년 있은 애플과 LBT간 배터리 관련 특허무효소송 판례(p.69)를 가져왔다.

이번 신간에는 ‘디자인 특허’ 관련 최신 판례도 총 6건 수록돼 있다. 김 변호사는 “삼성과 애플간 세기의 특허 소송전서 알 수 있듯, 디자인 특허의 중요성은 날로 커져가고 있다”며 “하지만 이에 대한 법리적 고찰, 특히 판례적 접근은 전무한 상태여서, 이 부분에 역점을 뒀다”고 말했다.


[자료: 306패튼랩]
이 책의 마지막 챕터는 ‘인공지능’(AI)이다. AI의 발명자와 특허대상 적격, 실시가능 기재요건 등이 해당 판례와 함께 정리돼 있다. 특히, AI 발명의 특허대상 적격(Patent Eligibility)을 설명하는 대목에선, 지난 4월 나온 ‘리센티브 애널리틱스와 폭스TV’간 미 연방순회항소법원 판례를 발빠르게 소개하고 있다.

김 변호사는 “최근 한미 양국간 통상문제가 첨예하게 대립하고 있다”며 “이럴 때일수록 특허 실무를 ‘분쟁’ 관점에서 접근해야 하며, 그러기 위해선 현지 특허법의 판례적 고찰이 어느 때보다 필요하다”고 강조했다.

건국대 화학과를 졸업한 김 변호사는 한국특허정보원과 한국지식재산보호원, 현대오트론, LS산전 등 공공과 민간을 오가며 다채로운 특허 실무를 경험했다. 미국 변호사(워싱턴DC) 자격 취득 후에는 국내외 주요 특허로펌서 대미 특허소송 업무 등을 관장하며, 미 특허판례 스터디 블로그(Patent Brilliant)도 운영중이다.
[IP전략연구소(kdong@boannews.com)]

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